摘要

        本文從專利法最重要的條款-創造性中涉及的發明構思出發，提出如何撰寫專利申請文件，主要涉及說明書發明內容部分的撰寫思路。本文提出，獨立權利要求的撰寫要以體現發明所要解決的技術問題所需的關鍵技術手段為出為點來撰寫；說明書的撰寫需要圍繞關鍵技術手段進行描述，包括所要解決的技術問題，關鍵技術手段本身、技術構思以及達到的技術效果，其中技術構思就是為何采用關鍵技術手段的依據或理由。通過這種思路撰寫專利申請文件，有利于明晰發明的創造性高度，同時也為申請人答復創造性審查意見時提供基于原申請文件的反駁理由和依據，因而能夠更客觀的得出發明創造性的有無。

關鍵詞

發明構思  關鍵技術手段  技術思路  創造性

一、前言

        專利申請文件（發明和實用新型）的撰寫要求而言，權利要求本身需要明確的合適的保護范圍；而說明書除充分公開所述發明之外，需要盡可能體現出創造性高度和保護范圍的寬度（雖然這個高度和寬度是否符合專利法的要求由專利局審查才能確定）。在實際中，許多專利申請文件在撰寫上存在一定僵化現象（也跟理解專利申請說明書規定的五個部分及其理解有一定關聯），而不能很好的體現上述要求。例如許多專利申請文件在發明內容部門是拷貝權利要求書的內容。尤其是科研人員撰寫的專利申請文件可能僅直接呈現發明本身，或直接呈現研究的具體過程。上述原因導致說明書中往往缺少相關的支撐發明創造性高度的交待，例如為什么這樣做，克服了現有技術存在的何種問題、如此做的巧妙之處，所獲得的技術效果的特別之處等。這樣容易使得本來具備創造性高度的發明被質疑甚至不能得認可，或導致說不清道不明是否具備創造性高度等增加獲得授權的難度。

       對此，本文提供一種從專利意義的發明構思角度來探討如何撰寫專利申請文件，以突出說明書這一方面的作用，便于專利審查時更好的評判創造性，得出更客觀的結論。

二、專利意義的發明構思概念

       發明構思本質上來源于發明創造形成過程（研發過程）中的技術構思，但由于應用于專利體系中，因而存在了一定的區別。下面首先來分析發明構思的概念。

      關于發明構思的概念，有些國外專利局或多或少有所涉及，例如英國專利審查指南[1]中指出“發明構思是指發明的核心或實質，所述核心或實質是指使發明人的成果具有創造性所運用的思路或原理。”美國教材[2]中明確“發明構思是發明人解決其技術問題所采用的構思層面的方案。”近些年，我國專利局內部對發明構思概念也進行了研究，提出“發明構思來源于發明創造過程，是發明人為解決技術問題所提出的思路或想法，該思路通常通過若干技術手段來實現。”綜合已有的發明構思概念的探索，本文對發明構思概念或含義進行闡述。

      基于發明創造產生的一般過程，可以發現發明人為了解決技術問題并達到預期技術效果，其中必然要通過思維過程來尋找到解決所述技術問題的技術手段。這個過程中，發明人的技術思路至關重要，技術思路就是發明人在解決技術問題過程中的想法，也就是發明人通過邏輯推理分析、抽象思維等運用自然規律的思維過程，是技術問題至解決方案的橋梁，是發明構思的本質所在。技術思路通常需要運用已知各種技術知識（尤其原理層面）來進行思索、嘗試或研發，必要時通過實驗才最終得以完成，或者基于所謂的靈感甚至是偶然發現而形成。在某些領域，往往還會基于新的科學發現而成就其技術思路，例如發現已知物質的未知性質，甚至直接發現新的物質等。在一般的發明創造形成的過程中，可能不是一步到位而要經過反復分析驗證，其中也體現了發明人的技術思路。

      技術思路至發明的完成，需要采取解決所述技術問題的技術手段來實現，其中發明為解決技術問題并獲得相應技術效果所采取的實質性和決定性作用的技術手段，稱其為關鍵技術手段，其最終通過一個或多個具體的技術特征，或者技術特征的配合關系來體現。核心技術手段是發明構思最終得以完成的最直接、最核心的外在體現，是發明人背后技術思路的外在表象。因此，可以認為發明構思本質上是發明人為解決技術問題所提出的改進思路或想法，是發明的實質，其內在核心要素是技術思路，外在的關鍵表現是關鍵技術手段。

      但從專利意義來看，發明構思與研發過程中的技術構思存在緊密聯系，但又存在明顯的區別。兩者存在緊密的聯系，例如都為了解決某一技術問題而采取某種技術手段而得到解決（因而也就獲得相應的技術效果）。區別在于：首先，研發過程是基于自身掌握的背景技術進行，其出發點與專利申請文件中的發明構思可能不同，因為在專利申請文件形成過程可能基于檢索會找到更相關的現有技術，此時發明構思就可能不再與原來研發過程中的技術思路相同。其次，技術構思是從發明創造形成過程來說的，而發明構思則從專利的角度來談的，因而前者可能從一開始本身就不具備創造性高度（例如有些研究項目僅僅為了驗證某種技術等），而后者至少從申請人的角度應當達到一定的創造性高度（雖然其是否得到認可需要專利審查確認）。除此之處。再次，有時在研發過程中無意得到發明創造，此時事先并非有成熟的技術思路，但事后予以驗證的。而發明構思顯然在申請專利時應當就是成熟了，否則專利申請提出的必要性都沒有強有力的根據了。

三、基于發明構思來撰寫專利申請文件

       本文認為上述提出的發明構思概念有利于更好地指導專利申請文件的撰寫，提高專利申請質量。

（一）基于發明構思的撰寫基本規范

     首先來看相對簡單的情況，即僅單個單一層次的發明構思。作為一個總的原則，說明書發明內容部分中應當至少包括下述幾個方面，以描述一項完整的發明，體現發明構思。

     (1)發明所要解決的技術問題是什么?需要注意技術問題不能過于寬泛，而應當是與后面的關鍵技術手段相聯系起來考慮，必須是采取關鍵技術手段所能解決的技術問題。

     (2)所采取的關鍵技術手段是什么？如上所述，其是由一個或多個具體的技術特征，或者技術特征的配合關系來體現。作為說明書的撰寫而言，對于關鍵技術手段通常需要進行一定的概括，而獲得更合理的保護范圍。具體需要從解決的技術問題和獲得的技術效果出發，以技術原理或技術思路為視角，而從具體實施例的基礎上進行提煉，因而不能局限于具體實施例本身的技術方案。當然，在實際說明書的撰寫中，并不一定使用“關鍵技術手段”這個術語，可以采用類似于“針對于上述問題，本發明通過*****（具體手段）而得以解決”、“本發明關鍵在于*****（具體手段）”等表述。

      (3)解決所述問題獲得的對應的技術效果是什么？同樣需要注意的是，技術效果是由構成發明的技術特征直接帶來的，或者是由所述的技術特征必然產生的技術效果（對于支撐發明的創造性而言，應當是由上述關鍵技術手段所帶來的）。這就要求撰寫技術效果時不能只給出斷言，而應具體分析由關鍵技術手段能夠得到所述技術效果，有實驗數據的應結合實驗結果來說明技術效果。因此，對于技術效果應當具體明確，不能過于寬泛，且不能隨意擴大，要與所采用的關鍵技術手段相適應，且必需建立起關聯性。

     (4)發明的技術思路是什么？即具體描述采取所述關鍵技術手段的理由或原因（發明構思的核心思想即技術思路）的交待。

      其中對于技術思路，有時基于邏輯關系，有可能寫在前面，然后再引出所要解決的技術問題，但也可以作為相對獨立的部分寫在后面，以起到對前面三點的進一步解釋和說明作用。專利審查指南并沒有明確要求必須要對所謂的技術思路進行描述，同時由于目前說明書分五部分來撰寫而往往套用已有的撰寫模式而僵化，因而導致沒有合適的地方和方式來表達這一點，因此常常被忽略。但技術思路往往對于創造性的高度成立具有直接的影響，尤其在創造性不是特別明顯的情況下，往往會起決定性作用，也在面對審查員提出不具備創造性質疑的情況下，進行反駁時能夠從原說明書找到依據而顯得更加有理有據。也可以這樣說，對于技術思路的描述來有利于為發明的創造性找到合理的理由或支撐，這適用所有領域的發明，但尤其對于預期性較差的領域如化學領域，技術思路的描述顯得作用更為明顯。因此，如何撰寫技術思路以為發明的創造性提供支撐作用，這也就是本文關注的重點。

     （二）不同情形下技術思路的描述

      基于發明構思的專利申請文件撰寫，其中一個重要環節是技術思路的描述。但不同的發明由于構思過程不同，需要根據具體情形來進行針對性的描述。下面就幾種典型情況，對于各種不同情形，在撰寫說明書時需要采取對應的方式來說明其技術思路。

      第一種情形是基于提供一種新的體驗或需求而完成的發明創造。這種情形也許現有技術中存在一種比較寬泛的問題，也許并不存在或者使用都習以為常而沒意識到有何種技術問題。對于這種情況，通常發明創造的創新高度較為明顯，從獲得的技術效果就能體現出來。例如，智能手機出現后，提供了一種手指在屏幕上滑動解鎖這種全新的用戶體驗。但對于技術思路的交待仍然是有利的，即適當強調發明提供一種新的體驗或需求這一角度，更有利于創造性得到認可。

      第二種情形是發明人首次發現現有技術存在的技術問題，或者找到已經知曉的技術問題的原因。例如，現有技術的印刷設備，在印刷時紙張容易跑偏，但對其背后的原因并不清楚。發明人經過分析和研究，發現造成紙張跑偏的原因是印刷機使用一段時間后其中的一個部件容易產生變形，最終導致了印刷時紙張跑偏。因此，發明人將該部件的材料更換為不易變型的材料而完成發明創造。此時，其中發明構思中的技術思路，應當是發現了產生現有技術缺陷的技術原因，需要在說明書中明確發明人的這一發現，有利于發明的創造性成立。注意，此時不能將產生缺陷的原因作為背景技術來描述，尤其是首次發現技術的缺陷時，更不能將其寫在背景技術部分，而應寫在發明內容部分作為發明形成過程來描述。否則，可能將發明人發現缺陷這一點被認為已知的或容易得知的，進而發明的創造性容易被質疑，導致授權難度增加。例如，在發明內容部分的開始，可以這樣表述：“發明人發現已有的****具有某種缺陷，但這一缺陷并不為人所注意，基于此發明人采取****技術手段而克服該缺陷”、“已有的*****存在某種缺陷，但造成這種缺陷的原因并不清楚，發明人通過研究發現其原因在于****，基于此本發明采取****技術手段，因而克服了該缺陷”等類似的描述，體現發明構思中的技術思路這一重要因素，因而有利于創造性的成立。如果不明確體現這一點，而提供的解決方案看上去可能是簡單或者容易的，則易于被質疑不具備創造性。

      第三種情形是基于新的技術發現，有時甚至可以稱為科學發現，進而完成發明創造。這是一種比較常見的發明情形，如發現某種化學物質的特殊性質之后，利用這種性質的用途發明就屬于這種情況。這種情況下，其發明構思中的技術思路相對來說，比較容易描述和體現出來。例如，發明首次發現鹵化銀在光照下有感光特性，進而利用這種特性制備出感光膠片及其制備方法，可以強調發明的基礎即鹵化銀的感光特性由發明人發現的這一事實。

     第四種情形是通過大量有目的科學實驗篩選，最終完成的發明創造。這種情形是實驗科學中比較常見的，例如從大量化合物中尋找具有所需用途的化合物，化學領域的選擇發明等。這類發明通常對于獲得的最終效果依賴性相對較強，但結合技術思路的描述則更能體現出發明的創造性。其中篩選方案的設計，篩選過程中遇到的難題及其處理思路，篩選范圍的選擇等都體現技術思路的因素都應當在說明書中進行合適的描述。如果僅僅將研究結果直接呈現出來，而未描述體現創造性勞動的技術思路，則容易被認為是通過常規實驗就能完成的。

      第五種情形是偶然發現而完成的發明創造，這比較少見，但在現實中確實也存在。對于這類發明，按照科學研究思路，通常還需要返回進行驗證或再現性的研發過程。比較極端例子就是審查指南第二部分第四章第5.1節中所舉的例子即偶然發現：即公知的汽車輪胎具有很好的強度和耐磨性能，它曾經是由于一名工匠在準備黑色橡膠配料時，把決定加入3％的碳黑錯用為30％而造成的。事實證明，加入30％碳黑生產出來的橡膠具有原先不曾預料到的高強度和耐磨性能。其中，基于偶然發現回過頭去對碳黑的添加量與輪胎的強度和耐磨性之間的關系進行研究驗證，最終確定關鍵技術手段是在輪胎中將碳黑的比例提高到30%。此時，在申請專利時，在說明書中體現這種研發的特點，尤其是關鍵技術手段的產生于偶然發現，成熟于驗證之后，這樣更加有利于確認本發明的創造性。如果不交待這些背后緣由，在某些情況下有可能被認為本領域技術人員對碳黑的用量進行調整是容易的，可通過常規實驗即可實現，進而得出不具備創造性的結論。此時，申請人僅能通過效果方面進行爭辯，其說服別人的難度大大增加。

      第六種情形可能與前面幾種情形存在一定的交叉，就是發明獲得了預料不到的技術效果，通常具備創造性。對于這類發明，在說明書中至少要給出支持預料不到的技術效果的證據（如實驗數據，對比文件數據等），同時在發明內容部分也需要通過發明構思中的技術思路的方式予以針對性的體現。

（三）復雜情況的說明書撰寫

     上述主要針對單一發明構思或發明點的情況，但事實上，實際情況會更復雜一些，即發明構思往往并不是單一的，而具有多層次性。其中可以分成兩大類，一類是發明構思本身具有遞進性導致多層次的發明點，另一類依賴于基本的發明構思而形成更進一步的發明構思（對于相互沒有關聯的發明構思，則形成多個不具備單一性的發明，不是本文要討論的內容）。對于復雜情況，其總體原則是，說明書撰寫時不要混合描述而無法區分不同層次的發明構思，而應當分別體現出不同的發明構思，不要局限于通常申請文件說明書的模板（即整個發明部分被分成：開頭是解決的技術問題，中間的技術方案描述，最后的有益效果三大塊）。而應當在發明內容部分一個層次一個層次分別予以體現發明構思，即針對每個發明構思都可以包括上述四大塊（即除上述三大塊外，還增加技術思路），而不是包括上述混同的三大塊。為了便于明晰不同的發明構思，針對每一個發明構思均可分別描述發明所要解決的技術問題、所采取的關鍵技術手段、解決所述問題相應獲得的技術效果以及發明的技術思路。每描述一個完整的發明構思相關內容之后，以“進一步的”等類似連接語來引出下一個發明構思的描述，當然有些相同的內容則不必重復。

四、實例分析

       某發明涉及降低活性成分（拉米夫定和齊多夫定）分離的藥用組合物。發明人在對藥用組合物、粉末和顆粒中的活性成分分離的問題的研究過程中發現，改變滑動劑的加入時機，能夠影響降低活性組分的分離和均勻性。基于此發明研究發現，將滑動劑在混合拉米夫定和齊多夫定的同時加入，而不是在組合物壓片時加入可以明顯降低活性成分的分離而提高均勻性，因而完成本發明。進一步的研究發現膠態二氧化硅問題為滑動劑效果更佳。

      如果根據目前通常模板式的撰寫，可能教條的撰寫成如下形式：本發明要解決的技術問題：提供一種降低活性成分分離的藥用組合物。針對該問題，本發明提供一種藥用組合物的制備方法，其中將齊多夫定、拉米夫定、和滑動劑混合，然后再進行壓片。進一步的，滑動劑具體為膠態二氧化硅。本發明通過提供上述方案，獲得了降低活性組分的分離效果，因而提高了藥用組合物、粉末和顆粒的均勻性。

       這種描述方式沒有將發明構思完整表述出來，尤其沒有突出其中的技術思路。由于在說明書中僅僅直接聲明發明人將滑動劑在混合拉米夫定和齊多夫定的同時加入這一點，而不進行對比說明，則在審查時審查員有可能認為滑動劑何時添加是常規的，因而很容易質疑本發明的創造性，而申請人爭辯時又難于從說明書中找到支撐添加時機導致具備創造性的依據，因而很可能增加授權的難度或延長審查周期，對申請人是不利的。

       如果在撰寫說明書時強調滑動劑加入時機，并且對不同時機（即在混合時加入和壓片時加入）進行比較說明，將有利于發明的創造性的成立或爭辯。進一步的，發明人針對拉米夫定和齊多夫定配方的滑動劑的優選組分是膠態二氧化硅，如果通過具體實施例表明其獲得了很好的技術效果（即在解決上述活性成分分離方面的效果），則該具體的滑動劑可作更進一步的發明構思來予以描述，并結合具體實施例來強調其效果。這樣有利于在前一發明構思不能成立時而能夠作為退路。比如可以按如下方式進行說明：

       本發明要解決的技術問題：提供一種降低活性成分分離的藥用組合物。

       發明人在對藥用組合物、粉末和顆粒中的活性成分分離的問題的研究過程中發現，改變滑動劑的加入時機，即在混合拉米夫定和齊多夫定的同時加入，而不是在組合物壓片時加入，可以明顯降低活性組分的分離，提高均勻性。基于上述發現，發明人將滑動劑在混合拉米夫定和齊多夫定的同時加入，而不是在組合物壓片時加入，從而完成本發明。

       因而本發明提供一種藥用組合物的制備方法，其中將齊多夫定、拉米夫定、和滑動劑混合，然后再進行壓片。通過上述方案，由于改變了滑動劑的添加時機而獲得了降低活性組分的分離效果，提高了藥用組合物的均勻性。

       發明人進一步通過對多種滑動劑的比較研究，表明所述滑動劑優選為膠態二氧化硅，其獲得的效果在具體實施例得到更明確的證明，相比于在壓片時才加入獲得更為明顯的效果（可以用具體對比數據來說明，如果有比其他滑動劑更好的證據更妥）。因此構成進一步的發明。

五、結束語

      正確把握發明構思有利于指導撰寫申請文件。在說明書中對發明構思的相關要素尤其是技術思路的描述，有利于審查員心證發明的創造性。發明創造的完成可基于各種不同情形，本文歸納了幾種比較常見的情形，但現實中還會有更多的不同情形，在撰寫專利申請說明書時，本文認為最好都應當描述發明形成的背后原因（有時為了保留商業秘密，則另當別論），也就是本文提到的發明構思中的技術思路。通過將關鍵技術手段與技術思路的關聯描述，有利于突出發明的創造性所在，不僅能夠提高了專利申請的質量，提高獲得授權的可能性，同時也便于專利局的審查，焦點更易于明確，因而減少審查員與申請人之間不必要的爭辯和反駁過程，也有利于提高審查質量和效率。

參考文獻

[1] Inellectual Property Office of UK [2016-2-19]( 2016-2-19). Manual of Patent Practice(MoPP), https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp。

[2] Ronald D. Slusky. Invention Analysis and Claiming [M]. IL: ABA Publishing,2007: 5-8