各位親們，如果你的專利的技術(shù)方案已經(jīng)公開，那么向國(guó)外申請(qǐng)時(shí)還需要請(qǐng)求“保密審查”嗎？這種請(qǐng)求，是不是“多此一舉”呢？來看看專家怎么說。

向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查是指什么？

        向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查，是指對(duì)于在中國(guó)完成的發(fā)明創(chuàng)造，在向國(guó)外申請(qǐng)專利前，需要先經(jīng)過保密審查，確定為其為不涉及國(guó)家安全或者重大利益等需要保密的方案后，才可向國(guó)外申請(qǐng)專利。這個(gè)規(guī)定的目的在于防止一些需要保密的技術(shù)方案在違背國(guó)家意愿的情況下被公開披露。

01，向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查的立法意圖探討

      中國(guó)專利法第二十條第一款規(guī)定“任何單位或者個(gè)人將在中國(guó)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國(guó)申請(qǐng)專利的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院專利行政部門進(jìn)行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國(guó)務(wù)院的規(guī)定執(zhí)行。”專利法第四條規(guī)定“申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造涉及國(guó)家安全或者重大利益需要保密的，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。”《專利法實(shí)施細(xì)則》第七條第二款規(guī)定：國(guó)務(wù)院專利行政部門認(rèn)為其受理的發(fā)明或者實(shí)用新型專利涉及國(guó)防利益以外的國(guó)家安全或者重大利益需要保密的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出按照保密專利申請(qǐng)?zhí)幚淼臎Q定，并通知申請(qǐng)人。保密專利申請(qǐng)的審查、復(fù)審以及保密專利權(quán)無效宣告的特殊程序，由國(guó)務(wù)院專利行政部門規(guī)定。”

     也就是說，因?yàn)閺睦碚撋现v，除了一些特殊情況之外（例如申請(qǐng)人在公開前撤回），向任何國(guó)家提交的專利申請(qǐng)都是將被公開的，如果申請(qǐng)人提交專利申請(qǐng)的受理單位是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，那么在國(guó)知局認(rèn)為需要進(jìn)行保密的情況下，其可以作出按照保密專利申請(qǐng)?zhí)幚淼臎Q定，從而使得該專利不被公開；然而，如果申請(qǐng)人是向外國(guó)提出的專利申請(qǐng)，此時(shí)國(guó)知局將無從約束其公開與否。而專利法第二十條的規(guī)定，正是為了防止因申請(qǐng)人向外國(guó)申請(qǐng)專利時(shí)，由于脫離了國(guó)知局的控制而將一些需要保密的技術(shù)方案予以公開。

02，對(duì)于已經(jīng)被公開的技術(shù)方案，是否還需要提出“保密審查”？

       那么將已被國(guó)知局公開的技術(shù)方案向外國(guó)提交專利申請(qǐng)的情況，是否還屬于專利法第二十條第一款規(guī)定的需要提出保密審查請(qǐng)求的情況呢？
 
      如果根據(jù)上述的立法意圖推測(cè)的話，既然國(guó)知局已經(jīng)受理并且認(rèn)為該專利申請(qǐng)所涉及的技術(shù)方案不需要保密而予以公開，并且，對(duì)于已經(jīng)公開的成為現(xiàn)有技術(shù)的方案來說，也沒有了“保密”一說，那么何以還需要提出保密審查請(qǐng)求呢？可能這是大多數(shù)人在了解了上述立法意圖之后的看法。
 
       然而，事實(shí)上相關(guān)行政部門的規(guī)定，卻是另一個(gè)情況。國(guó)知局保密審查處提供給公眾的解答，明確即使是已經(jīng)公開的專利申請(qǐng)，在向國(guó)外申請(qǐng)專利前，仍需在程序上提出保密審查請(qǐng)求。這一點(diǎn)容易被忽略或誤解，需要申請(qǐng)人及涉外代理人留意。

03，如果已公開的專利申請(qǐng)，在向外申請(qǐng)權(quán)前未經(jīng)保密審查，會(huì)有什么后果？

       按照2010年修改的《專利法實(shí)施細(xì)則》第六十五條的規(guī)定，違反專利法第二十條第一款的規(guī)定是請(qǐng)求宣告專利權(quán)無效的理由。也即是說，如果違反了保密審查的規(guī)定，后果是很嚴(yán)重的，將面臨被無效的風(fēng)險(xiǎn)。
 
      然而，對(duì)于已經(jīng)被國(guó)知局所公開的專利申請(qǐng)，向外申請(qǐng)前未經(jīng)保密審查，是否屬于違反專利法第二十一條的情況，筆者認(rèn)為仍然是值得商榷的。
 
      盡管國(guó)知局保密審查處提供給公眾的解答表明公開的專利申請(qǐng)也需要在程序上提出保密審查，再向國(guó)外申請(qǐng)專利，然而，基于目前的專利法及專利法詳解，對(duì)這種情況而言并沒有明確的規(guī)定。并且，根據(jù)向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查的立法意圖的探討，這個(gè)情況下的向外申請(qǐng)并不會(huì)產(chǎn)生將違背國(guó)家公開意愿的技術(shù)方案公諸于眾的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榈矊＠钟枰怨_的專利申請(qǐng)，均是經(jīng)國(guó)家機(jī)關(guān)審查予以公開的。
 
      至于目前的實(shí)踐，并未出現(xiàn)實(shí)際的案例。專利復(fù)審委員會(huì)受理的無效宣告請(qǐng)求中，以違反二十條第一款作為理由的還非常少，尚未得知專利復(fù)審委員會(huì)的態(tài)度。而假設(shè)現(xiàn)實(shí)中真的發(fā)生了上述的假設(shè)情況，即申請(qǐng)人認(rèn)為其技術(shù)方案已被國(guó)知局公開而忽視了向外申請(qǐng)前的“保密”審查請(qǐng)求的話，這種情況是否還屬于違反專利法第二十條第一款的情況？是否會(huì)面臨被無效的結(jié)局？目前尚未有明確的答案。
 
      不過可以想象，作為無效請(qǐng)求人一方，則可以千方百計(jì)地利用第二十條第一款的字面表述，以及利用相關(guān)部門認(rèn)為即使專利申請(qǐng)已被公開但仍需要請(qǐng)求保密審查的非成文規(guī)定，來作為無效相關(guān)專利的理由。因此對(duì)于專利權(quán)人來說，請(qǐng)求保密審查，才是排除這些風(fēng)險(xiǎn)的最穩(wěn)妥的做法。

04，申請(qǐng)港澳臺(tái)專利，是否還需要進(jìn)行保密審查？
      港澳臺(tái)地區(qū)與中國(guó)大陸屬于不同的法域，中國(guó)大陸適用的專利法并不在港澳臺(tái)地區(qū)適用。申請(qǐng)人需要在港澳臺(tái)獲得專利保護(hù)的話，仍需在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行申請(qǐng)。而專利法第二十一條中的向外申請(qǐng)的保密審查規(guī)定，也包括申請(qǐng)港澳臺(tái)地區(qū)的專利，在這些地方申請(qǐng)專利時(shí)，也需要先履行保密審查義務(wù)。
 
       不過在對(duì)待港澳地區(qū)的不同專利類別上，國(guó)知局保密審查處對(duì)不同類別的專利有不同的傾向性意見。
 
       港澳地區(qū)的專利類型包括兩類，一類是依賴中國(guó)大陸審查結(jié)果的登記型專利，例如香港標(biāo)注專利、澳門延伸專利；另一類是不依賴中國(guó)大陸審查結(jié)果的，例如香港短期專利、澳門新申請(qǐng)。對(duì)于前者，保密審查處的傾向性意見是可以不進(jìn)行保密審查；而對(duì)于后者，則明確需要進(jìn)行保密審查。

       不管如何，在目前司法實(shí)踐沒有明確的答案的情況下，對(duì)于申請(qǐng)人來說最有保障的做法，是對(duì)這些容易被忽略或誤解的保密審查要求加以重視，對(duì)不管是公開與否的、不管是申請(qǐng)國(guó)外或是港澳臺(tái)的任何一種專利類型，都先予以保密審查，畢竟履行保密審查的成本很低，但是一旦違反，則代價(jià)重大。

       當(dāng)然，我們也希望對(duì)于上述這些仍沒有明確成文規(guī)定的地帶，能盡快出臺(tái)相關(guān)的正式規(guī)定，以引導(dǎo)、提示和規(guī)范申請(qǐng)人和涉外代理人做好申報(bào)工作，避免造成不必要的損失。

作者簡(jiǎn)介：謝敏楠，中山大學(xué)理學(xué)學(xué)士、理學(xué)碩士。萬慧達(dá)北翔集團(tuán)廣州專利團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局知識(shí)產(chǎn)權(quán)專家?guī)斓谝慌霂?kù)專家，全國(guó)第一批專利信息實(shí)務(wù)人才。