審查指南中規定,對于發明或者實用新型,專利法第九條或專利法實施細則第四十一條中所述的‘同樣的發明創造’是指兩件或兩件以上申請(或專利) 中存在的保護范圍相同的權利要求。
審查指南中進一步規定了應如何判定兩個專利申請屬于同樣的發明創造:“專利法第五十九條第一款規定,發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。為了避免重復授權,在判斷是否為同樣的發明創造時,應當將兩件發明或者實用新型專利申請或專利的權利要求書的內容進行比較,而不是將權利要求書與專利申請或專利文件的全部內容進行比較。
因此,修改B的權利要求書,使其不同于A,則B與A不構成相同的發明創造,B具備可授權的條件。在先申請已經被視為撤回,說明申請人并沒有什么申請意愿了,此時可以與在先申請人協商,將B的申請人變更為在先申請人,這樣就變成了:相同的申請人,先后申請了兩個內容一樣的專利,這種情況不適用于法9條2款,申請B可以授權。
申請B授權以后,再將申請人變更回在后申請人,使得在后申請人最終獲得授權。申請A雖然已經被視為撤回,但在自申請日起的12個月內,其仍然可以作為優先權基礎被后面提交的新申請要求優先權。也就是說,A還在可被提出優先權的期限內。
此時就有兩種情況,一是申請A主動放棄優先權,二是申請A超過優先權期限被動失去優先權資格。
無論哪種情況,都會使A在實際情況下不可能被授權,而且A在以后也不會被公開。對于公眾來說,A自始即不存在。這時,也不適用于法9條2款,則B可以授權。
當然,如果是第二種情況,申請B在下發審查意見通知書時,通常答復期限只有2-4個月,如果此時A優先權期未滿,可以通過請求延長答復期限,或者通過修改超范圍等其他問題來等待審查員下發下一次審查一見他通知書的方式,等申請A超過12個月。