我們常說,付出總有回報,對于職務發明創造的發明人、設計人來說,付出了自己的智力勞動,總希望獲得獎勵。事實上,法律確實規定被授予專利權的單位應對職務發明創造的完成人給予獎勵。下面,我們一起來看看這個案例。
案情回顧
吳某在國內A公司任職期間,完成了名為“防止鎖閉的防風門插芯鎖”的職務發明創造,該公司將涉案發明創造的專利申請權轉讓給其關聯國外B公司,后者在國外提交了發明專利申請并獲得授權。隨后,B公司委托A公司實施該專利生產相關產品并出口國外進行銷售。不過,這種方式令涉案發明創造在國外公開。
吳某多次向A公司要求支付職務發明報酬,但被A公司以該專利屬于國外專利為由拒絕。為此,吳某將A公司與B公司共同起訴至廣州知識產權法院,請求法院判令被告支付職務發明報酬43萬美元。
拒付報酬引發糾紛
法院審理查明,A公司成立于1999年7月28日,1999年至2006年,吳某在A公司任職期間,完成了涉案發明創造。2003年12月5日,吳某與B公司簽訂專利申請權轉讓書,將涉案發明在國外與發明有關的權益轉讓給B公司。同年12月9日,B公司就涉案發明在國外提交專利申請,并于2007年5月8日獲得授權,發明人為吳某。
隨后,B公司委托A公司在國內制造、生產相專利產品,然后再由A公司全部出口至國外,后由B公司進行銷售。
吳某認為,根據我國專利法實施細則等相關規定,A公司通過實施涉案發明生產了相關產品并獲利,因此需要支付相關報酬給自己。在同A公司多次溝通被拒絕后,吳某將A公司與B公司起訴至法院,并根據其對生產、出口的相關產品數量、在境外銷售價格以及我國門窗五金行業的平均利潤水平等因素,向二被告索賠43萬美元。
A公司辯稱 首先,涉案專利為國外專利,應適用國外專利法而非我國專利法及專利法實施細則中對職務發明創造獎勵和報酬的規定。根據國外專利法,專利申請權屬于發明人,因而沒有職務發明創造的發明人報酬的相關規定;B公司與吳某已簽訂了專利申請權轉讓書,吳某再主張職務發明報酬沒有依據。
其次,由于吳某在簽署專利申請權轉讓書時,已知道專利存在,卻直至起訴前才主張職務發明報酬,因此吳某主張的2014年8月30日(起訴之日倒推兩年)以前的職務發明報酬已超過訴訟時效。
再次,即使吳某有權主張職務發明報酬,其主張的報酬金額也沒有充分依據,A公司已向其足額支付了相應的報酬等。
B公司辯稱 首先,吳某不是其員工,不能主張職務發明報酬。其次,每個國家的專利制度相互獨立,涉案專利為國外專利,應適用國外專利法而非我國專利法等。
法院判決支付30萬元
廣州知識產權法院經審理認為,該案的爭議焦點是該案審理是否適用我國法律;吳某是否有權向二被告主張職務發明報酬;如吳某有權請求支付職務發明報酬,其數額如何計算等。
能否適用我國法律?
廣州知識產權法院經審理認為,該案中,涉案專利屬于吳某在A公司工作期間在我國所完成的職務發明創造,雖然由于專利申請權轉讓導致出現B公司在國外提交專利申請獲得授權而未在中國獲得授權的情形,但B公司其后又委托A公司在國內生產專利產品并出口國外并進行銷售;
A公司在我國依然可以根據B公司的委托實施涉案發明創造生產專利產品從而獲得實際利益,達到其將發明人作出重要貢獻的涉案發明創造在我國提交專利申請后實施獲利的相同效果。
因此,若以涉案專利屬于國外專利為由認定不應適用我國法律關于職務發明報酬的規定,對于發明人而言顯失公平,也縱容了用人單位此種實際獲利同時規避支付發明人報酬的行為。因此,法院認為,該案審理應當適用我國法律。
發明人是否有權主張報酬
法院經審理認為,涉案發明創造的專利申請權轉讓書僅能證明B公司在國外提交專利申請具有合法的權利來源,不能證明吳某已作出放棄向A公司主張發明人報酬的意思表示,且B公司也沒有證據證明其針對該次專利申請權轉讓支付任何對價,因此,吳某有權向A公司主張發明人報酬。不過,由于B公司與吳某之間不存在勞動雇傭關系,法院對吳某以職務發明人報酬的法律關系對B公司主張的訴訟請求,不予支持。
最終,法院結合涉案發明專利的有效期、吳某主張的是一次性報酬等實際情況,酌情判定A公司支付吳某發明人報酬30萬元人民幣。
此類糾紛在司法實踐中非常少見,在業內人士看來,該案判決在法律適用上既準確把握了發明人報酬相關規定的立法本意,指出發明創造與發明專利權應有所區別,發明人報酬的立足點在于發明人在中國境內完成職務發明創造且用人單位通過實施職務發明創造獲利,又在其法律適用的外延上進行了創新,使發明人報酬規定的適用范圍涵蓋了國內完成職務發明創造后到國外提交專利申請的情形。